オフィスアクション



日本にも類似の規定がありますが、適用の感覚が異なるところも多々あります。
実務を通じて体得することになるでしょう。



機能的クレームは日本ではおなじみですが、米国では認められ難い傾向にあります。
クレームが装置の動作を含んでいる場合、その動作は先行技術に対する差異として認めらない。


日本でいう「進歩性」にあたりますが、米国の審査基準(MPEP)の沿った論述が必要になります。
判例が出ると、非自明性のハードルの高さが変わったりします。
例えば、…



記載要件の対応は、現地代理人に一任することも多いです。


日本でいう「最初の拒絶理由通知」です。

こんなかんじの通知がきます。

拒絶理由の概要(サマリー)がついてきます。
許可クレームがあるか、全クレームが拒絶されているのか、このサマリーをみれば一目で分かります。


ファーストアクションへの対応はこんなかんじ。
日本と同様に補正の許容範囲が広く、審査官にインタビューを要求するとだいたい受け入れてくれます。
スムーズな権利化を図るためには、このファーストアクションへの対応がとても大事です。


非自明性で拒絶されたとき、このような主張ができないか検討します。


新規事項とならない補正の例示です。


ファーストアクションで審査官の心証が覆らなかった場合、ファイナルアクションが出されます。

こんなかんじの通知がきます。


ファイナルアクションは日本でいう「最後の拒絶理由通知」よりも補正要件が厳しい。
このため拒絶が覆り難く、感覚的には軽い拒絶査定のようです。
AFCP (After Final Consideration Pilot) 2.0という試行プログラムが運用されており、軽微な補正で特許性が出せる場合、審査官に補正クレームを再考してもらうことができます。うまくいけば特許になる可能性があります。
ただし、審査官がこの補正クレームをみて再考に3時間以上かかると判断すると、補正が認められずにアドバイザリアクション(拒絶査定)が発行されます。
 ※AFCP2.0は2024年12月14日で終了予定


日本でいう拒絶査定に対応します。

こんなかんじの通知がきます。


アドバイザリアクションに対してはRCE、継続的な出願、審判請求などの対応が可能です。


特によく利用されるのがRCEです。補正を前提とした審査の仕切り直しです。
ただし、シフト補正(審査対象となる主題を他の発明にシフト)は禁止されているので、主題を変更する場合には継続出願又は分割出願を行います。


RCEの申請はこんなかんじ。インタビューのサマリーが通知されます。


審査官の指摘に基づいて図面とその説明を追加するなど、新規事項を追加せざるを得ない場合に行います。


限定要求などで一部のクレームが審査されなかった場合、それらを分割して新たな出願をすることができます。


発明をシフトした別の権利を取得したい場合、継続出願を行います。
日本でいう査定後の分割出願のようなものです。

Powered by